发布时间： Wed Apr 26 17:21:24 CST 2023
今天是第23个世界知识产权日
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在国际商事活动过程中，很多情况下涉及到知识产权的许可问题，在许可人与被许可人的许可合同到期后，除非特别约定，被许可人不应当在商业行为中继续使用该知识产权用于商业宣传或其他商业应用。一旦出现上述情况，许可方有权利要求被许可人赔偿继续使用的相关损失，并请求禁止被许可方继续使用。
根据仲裁实践看，因该类案件存在合同违约和侵权相竞合的情况，仲裁机构可以受理类似的争议，而在确定赔偿损失时，如果双方在合同中对此没有明确约定违约金，可以参照相关知识产权法律条文中关于侵权损失法定赔偿的标准确定。来看一则北仲的实践案例。
案情回顾
申请人（境外公司）为某“英文字母组合及图”商标的注册商标权人，商标注册证中显示为，核定服务项目第42类：生物学研究，被申请人为该商标的被许可人，双方签订合同约定，本合同到期后被申请人不再享有商标的申请权、使用权、转让权与许可使用权，被申请人违反上述约定，自行使用、将商标转让给他人或许可他人使用的，除应当赔偿因此支付的转让申请费、律师费等必要费用外，应另赔偿申请人遭受的其他全部损失。
合同到期后，双方合作终止。根据申请人提交的公证书显示，被申请人网站左上角显示使用了“英文字母组合及图”和“其他汉字文字”的组合标志。该网站上的宣传文案中介绍被申请人的服务范围为：“眼科基因检测及基因组学科研服务”等，并使用了“最大眼科疾病变异数据库”等字眼介绍其服务特征。后申请人向被申请人工作人员发出电子邮件，要求立刻删除网站上的相关标志，但被申请人未予理会。
仲裁员解案
01
被申请人是否构成违约行为
以及违约和侵权行为
在仲裁案件中出现竞合时
该如何处理？
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根据申请人提供的证据，被申请人于本案合同签订、申请人已经取得商标注册证后仍于其官方网站上使用涉案商标加其他汉字文字的商业标志。虽然该标志与涉案商标并不完全一致，但涉案商标“英文字母及图”表征为英文字母其中含类似人形的图案，被申请人使用的商业标志其左侧与涉案商标完全一致，仅右侧加入标志服务来源的文字样式，该标志出现在其官方网站上有明显的宣传功能，且与涉案商标有明显的包含关系，极易使相关公众误认为被申请人提供的产品及服务来源于申请人或与其具有关联关系，导致混淆商品或服务来源。
根据《中华人民共和国商标法》第四十八条，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。被申请人的行为，属于以广告宣传为目的使用注册商标的行为。
被申请人称其使用的商品与服务类别与涉案商标不一致，但从网站内容来看，其在显眼位置介绍被申请人服务范围为：“眼科基因检测及基因组学科研服务”等，并使用了“最大眼科疾病变异数据库”等字眼介绍其服务特征。被申请人称其网站服务属于第42类中的“4220-计算机编程及相关服务”，但网站仅为宣传其提供的产品和服务的媒介，被申请人提供的产品及服务范围当然落入涉案商标的相关服务范围之内。
被申请人于其网站上使用涉案商标的行为，既构成了对本案合同的违约行为，亦构成了对申请人名下涉案商标注册商标权的侵犯，构成了违约行为和侵害商标权行为的竞合。
02
在仲裁案件中
如何以侵权法标准
确定违约赔偿额？
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因本案为合同争议，申请人以本案合同中的仲裁条款向北仲申请仲裁，应适用《中华人民共和国民法典》合同编违约责任相关条文作为请求权基础。本案被申请人行为为违约及侵权行为的竞合行为，无论从违约行为或侵权行为而言，其造成的客观法律后果一致，可参照侵犯商标权相关法律规定确定违约行为所造成损失的赔偿额。
《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”同条第三款规定，“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。”因上述条文有明确的损害赔偿的计算标准，亦足以弥补申请人损失，仲裁庭认为可参照此条文确定本案因被申请人违约行为而应承担的赔偿额。
故本案应当适用《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，根据被申请人行为的情节及本案的具体情况，酌情确定赔偿金额。
案件启示
大量商事合同中，当事人一方的违约行为因合同义务、先合同义务、后合同义务、附随义务的存在，很多情况下与侵权行为是竞合的。尤其是在知识产权许可合同，或其他以使用权利作为合同根本目的的合同中，不按照合同约定、违反诚实信用的超范围使用权利，往往会构成违约侵权的请求权竞合的情形，应当允许当事人自行选择救济权利。商事仲裁中，亦可以依据双方达成合意的仲裁协议审理该类纠纷。
知识产权三法的立法建构是典型的绝对权法，即定义著作权、商标权、专利权权利的内涵和外延——确定侵权行为的表征——确定不同性质的侵权行为的赔偿标准的逻辑模式。而传统的合同法中并没有针对知识产权许可的单独计算违约损失的方法。因本案中请求权竞合的存在，在确定违反合同约定使用注册商标的情况下，在合同编中很难找到确定损失的量化标准。因此仲裁庭诉诸于专业性更强的《中华人民共和国商标法》及相关法律规范寻找答案。《中华人民共和国商标法》对侵犯商标权行为的性质严重程度有明确的区分，同时根据不同的等级确定了不同的赔偿方法，故本案中以《中华人民共和国商标法》及其相关规范确定违约损失是最科学、最合理的，可以为此后的知识产权仲裁案件所借鉴。
北京仲裁专栏
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